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Nulidade de ato administrativo perpetrado pelo INPI: Prescrição ou Decadência?

Escrito por Camelier Advogados Associados

Ações de nulidade de ato administrativo perpetrado pelo INPI: prazo decadencial, prescricional ou imprescritibilidade?

Alberto Luís Camelier da Silva

1.Considerações iniciais

Os institutos jurídicos da prescrição e da decadência existem de há muito em nosso ordenamento jurídico e têm em comum o estabelecimento de uma regra temporal para “pacificar” relações jurídicas, punindo com a perda do direito à ação ou, a perda do direito, aqueles que, pela inércia, deixaram de exercer em um certo lapso temporal as respectivas ações judiciais para obter as tutelas jurisdicionais pretendidas.

Logo, ambos os institutos visam garantir a segurança jurídica e, a rigor, pune-se a inércia do agente, cristalizando o vetusto brocardo latino que diz que a lei não pode socorrer aquele que dorme.

A ideia desse artigo é levantar questões acerca de qual o instituto jurídico (decadência ou prescrição) se aplica aos prazos de nulidade de ato administrativo previsto na Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, mormente quando o ato atacado encontra-se impugnado via recurso administrativo.

Esse assunto ainda não está pacificado e verifica-se decisões judiciais em sentido contrário, ora pendente à decadência, ora privilegiando a prescrição, tornando, assim, o assunto atual e interessante para a comunidade jurídica em geral e, no particular, da propriedade industrial.

2. Breve definição e diferença doutrinária dos institutos da prescrição e decadência

Segundo Câmara Leal, “a palavra prescrição procede do vocábulo latino praescriptio, derivado do verbo praescribere, com a significação de escrever antes ou no começo.” O mesmo autor informa que a expressão “decadência” origina-se do verbo latino cadere, cair, isto é, a ação de cair ou o estado daquilo que caiu.

A doutrina informa que a decadência fulmina o direito em si e deve ser utilizada em relação aos chamados “direitos potestativos”, isto é, que possui poder e depende unicamente da vontade da parte para exercê-lo.

É de se notar que no caso das ações com prazo de decadência, alguém está no estado de poder e a contraparte no estado de sujeição.

Logo, é de interesse público que o prazo deflua sem impedimento, interrupção ou suspensão de qualquer espécie.

A decadência está relacionada, portanto, às ações constitutivas ou constitutivas negativas.

A prescrição fulmina o direito de ação e não o direito em si, e está relacionada aos chamados “direitos subjetivos”, ou seja, aqueles nos quais se busca uma tutela condenatória consubstanciada em uma obrigação de fazer ou não fazer.

O prazo prescricional, portanto, pode ser impedido, suspenso ou interrompido.

Dito isso, a grande questão é saber qual instituto incide em relação aos prazos das ações para impugnar, pela via judicial, os atos administrativos do INPI?

Ainda, quando se busca revisar uma decisão da Autarquia Federal, como por exemplo, recurso contra o indeferimento de marca ou mesmo, processo administrativo de nulidade (PAN) de uma marca registrada, estar-se-á diante de uma ação desconstitutiva ou de uma contraprestação (obrigação de fazer ou não fazer)?

Pode-se dizer, entrementes, que a depender do ângulo que se olhe, aplicar-se-á o prazo decadencial ou prescricional.

3. Os atos administrativos do INPI

Todo e qualquer ato da administração pública está sujeito ao controle jurisdicional de sua eficácia e legalidade, sem exceção, com base no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5°, XXXV da CF.

Assim, uma decisão que defere ou indefere patente, desenho industrial ou marca não pode restar incólume ou melhor, insuscetível de revisão judicial, tenha sido ou não previamente impugnado administrativamente.

Entretanto, não obstante a clareza solar da norma constitucional acima mencionada, recente decisão judicial da Segunda Turma Especializa do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região – que será comentada mais adiante – a qual, por maioria, desafiou esse entendimento, declarando a DECADÊNCIA do direito, sob o judicioso argumento de que o processo administrativo de nulidade de marca NÃO suspende ou interrompe o prazo quinquenal previsto no art. 174 da Lei da Propriedade Industrial que é de decadência e não de prescrição .

O r. acórdão obstou, então, o controle da legalidade do ato do INPI que não deu provimento ao processo administrativo de nulidade da marca, fulminando a pretensão recursal – que combatia justamente a decisão final do PAN – sob a alegação de que havia decorrido mais de cinco anos da concessão do registro, independentemente do processo administrativo de nulidade, proporcionado pelo interessado tempestivamente, cuja decisão tardia ultrapassou os cinco anos.

Em poucas palavras, não importou se o INPI tomou quase 6 anos para julgar o PAN, pois o aresto deixou transparecer que a parte deveria ter ingressado, antes do fim do prazo quinquenal a contar da concessão original do registro, com a competente ação de nulidade, sem esperar a decisão final da autarquia.

Na prática, com base na preliminar de decadência do direito, a decisão do INPI que julgou o PAN restou insuscetível de revisão judicial, ferindo de morte o princípio norteador segundo o qual toda e qualquer decisão da administração pública está sujeita ao controle jurisdicional.

4. Art. 174 da LPI. Prescrição ou Decadência?

Mas, afinal, o art. 174 trata de prazo prescricional ou decadencial?

Antes de responder a essa indagação, parece-nos que pouco importa se se trata de prazo decadencial ou prescricional diante do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Se o processo administrativo de nulidade foi tempestivamente apresentado , malgrado o prazo que o INPI levar para decidir, há que haver a possibilidade do controle da sua legalidade.

Pensar contrariamente é desafiar a cláusula pétrea inserida no art. 5°, XXXV da CF.

Ocorre que a dicção da norma legal diz textualmente: “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro…”

Com o devido respeito dos ilustres juristas que alegam erro terminológico na utilização, pelo legislador, do verbo “prescrever” no lugar do verbo “decair”, ousamos discordar desse posicionamento.

Isso porque, é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual, a lei não contém palavras inúteis, supérfluas ou sem efeito: verba cum effectu sunt accipienda. Ou seja, as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis, como bem asseverou Carlos Maximiliano em sua festejada obra “Hermenêutica e Aplicação do Direito”.

Destarte, se o legislador tivesse a intenção de fixar como prazo decadencial aquele do art. 174 da LPI, o teria feito desta forma: Decai em 5 (cinco) anos o direito de nulificar…

Para corroborar a assertiva do notável jurista, no Código Civil há menção expressa informando “Decai” em “X” anos o direito de anular…

Abaixo, citamos alguns exemplos de normas inseridas no Código Civil:

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.
Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

Art. 206. Prescreve:
§ 3o Em três anos
V – a pretensão de reparação civil;

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I.

Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei.

Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.

O mesmo se aplica na Lei das Sociedade por ações (Lei 6.404/76)

Art. 285. A ação para anular a constituição da companhia, por vício ou defeito, prescreve em 1 (um) ano, contado da publicação dos atos constitutivos

Art. 171. Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital…
§ 4º O estatuto ou a assembléia-geral fixará prazo de decadência, não inferior a 30 (trinta) dias, para o exercício do direito de preferência.

Art. 232. Até 60 (sessenta) dias depois de publicados os atos relativos à incorporação ou à fusão, o credor anterior por ela prejudicado poderá pleitear judicialmente a anulação da operação; findo o prazo, decairá do direito o credor que não o tiver exercido.

Idem para a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/99)

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Para coroar esse entendimento de que a lei não contém palavras inúteis, basta verificar o que ocorre no artigo 103 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), no qual refere-se textualmente no caput sobre prazo decadencial e em seu parágrafo único de um prazo prescricional. Confira-se:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Assim, em um mesmo artigo de lei o legislador previu um prazo decadencial e outro prescricional, dependendo da situação do administrado em querer revisar os benefícios recebidos ou obter benefícios não pagos pela administração. No primeiro caso, esse prazo não se interrompe ou suspende.

Como já nos referimos anteriormente, a doutrina costuma especificar que os prazos decadenciais incidem nos direitos denominados “potestativos” isto é, aqueles nos quais alguém encontra-se no estado de poder e a contraparte, no estado de sujeição.

É de se notar que em ambas as situações no exemplo acima, o administrado encontra-se no estado de poder e a administração no estado de sujeição, mas o legislador, a despeito da doutrina, preferiu indicar institutos jurídicos diferentes a incidir em cada uma das situações.

Ademais, é cediço que os prazos para impugnar atos da administração pública são de natureza prescricional.

Assim, a doutrina e jurisprudência têm aceitado a tese que prescreve em 5 anos o prazo para o administrado reclamar algo da administração, aplicando o art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06.01.1932, da era Vargas, que estabelece tal prazo.

O controle judicial da legalidade dos atos do INPI, quaisquer que sejam eles, é garantia constitucional assegurada ao administrado conforme a norma da carta magna (art. 5°, XXXV).

Não obstante isso, sobreveio recente decisão judicial que privilegia a tese segunda a qual interpretou-se tratar de decadência e não prescrição o prazo do art. 174 da LPI (ação de nulidade de marca).

E assim, esse prazo não se suspende, nem se interrompe, por um processo administrativo de nulidade. Na hipótese (bem real) de a decisão do INPI ultrapassar cinco anos, e mantiver a vigência do registro, esta restará imutável, inatacável.

Acreditamos que desta forma, como já explanado, estar-se-á ferindo de morte o art. 5° XXXV da CF (A Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito) e também o art. 1° do Decreto 20.910/32. (Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem).

5. O que diz a jurisprudência?

A 1ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região decidiu no Processo n° 0005207-20.2014.4.02.5101, relatado pelo Desembargador Federal Ivan Athié (julgado de 25/09/2017), por unanimidade, que o prazo do art. 174 da LPI não é decadencial, afastando a preliminar de decadência.
Confira-se:

“Conheço do agravo retido interposto pela terceira ré, VALLÉE S.A. (fls. 581/668), e da apelação, uma vez que presentes seus pressupostos legais.

Contudo, não conheço do agravo retido interposto pela segunda ré, EXCELÊNCIA EM SAÚDE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., (fls. 503/580), porquanto não foi reiterado nas contrarrazões (fls. 712/722), conforme determinava o art. 523 do CPC de 1973, então vigente.

Passo à análise do agravo retido nº 0003878-13.2015.4.02.0000 (fls. 581/668), interposto pela terceira ré.

A agravante se insurge contra a decisão de fls. 209/212, que afastou a alegação de decadência quanto ao pedido de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 823.163.733, para a marca nominativa EXCELLER, de sua titularidade.

Alega, em síntese, que o prazo de 5 anos previsto no art. 174 da LPI é de natureza decadencial, por tratar-se de direito potestativo, no caso, anulação de ato administrativo do INPI que negou provimento ao procedimento administrativo de nulidade oferecido em relação ao registro nº 823.163.733, que já teria escoado, porquanto o registro foi concedido em 11/03/2008 e a ação ajuizada em 11/04/2014.

Contudo, apesar de o registro nº 823.163.733 para a marca nominativa EXCELLER ter sido depositado em 28/11/2000 e concedido em 11/03/2008 (fl. 64), o pedido da autora foi a decretação de nulidade do ato que negou provimento ao procedimento administrativo de nulidade relativo àquele registro, que foi praticado em 01/11/2011, por meio de publicação na Revista de Propriedade Industrial nº 2130, não tendo transcorrido o prazo de 5 anos previsto no art. 174 da LPI, vez que a ação foi ajuizada em 11/04/2014 (fl. 78), devendo ser desprovido o agravo retido interposto pela terceira ré.

Passo ao exame da apelação.” (g.n)

É digno de nota citar a decisão saneadora no processo quando tramitou no primeiro grau, da lavra da MM Juíza Federal Marcia Maria Nunes de Barros, titular da 13ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, que afastou a preliminar de decadência do direito, decisão esta mantida no acórdão acima citado.

Nessa decisão, restou claro que a apresentação, tempestiva, de processo administrativo de nulidade, tem o condão de suspender o prazo quinquenal para obter a declaração judicial sobre a sua legalidade, especialmente porque se trata de direito de natureza subjetiva e não potestativa como parte da doutrina afirma.

A dedução lógica para compreender que se trata de direito de natureza subjetiva, está no fato de quando o INPI concede marca para alguém, o faz retirando do patrimônio comum, ou domínio público, aquele termo atribuindo a exclusividade para o requerente da marca. Nessa situação, como não há qualquer participação da parte interessada (prejudicada) nesse ato, não há falar em estado de poder e estado de sujeição, ou seja, não se trata de direito potestativo. Confira-se:

“…
II – Da preliminar suscitada (decadência)

Suscita a empresa ré Valée S/A a prejudicial de decadência, com base no art. 174 da LPI, pois o registro atacado n.º 823.163.733, referente à marca Exceller, de titularidade da própria Valée S/A, fora concedido em 11 de março de 2008, ao passo que a presente demanda ajuizada somente em 11 de abril de 2014.

Segundo seu entendimento, este ajuizamento teria sido efetuado após os cinco anos a que se refere o artigo 174 da LPI. Assim, ultrapassados os cinco anos da concessão do registro em tela, não poderia o ato administrativo de concessão, praticado pelo INPI, estar sujeito a uma desconstituição através de processo judicial de nulidade.

Sustenta também que o prazo em questão não seria conceitualmente de prescrição, mas decadencial, por ser de natureza potestativa, eis que visa anular ato administrativo jurídico já praticado. Assim sendo, entende ser descabida qualquer possibilidade de suspensão ou interrupção do prazo, nos moldes do art.207 do Código Civil.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, ratifica a empresa ré EXCELÊNCIA EM SAÚDE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, em sua peça de defesa de fls.163/187, a tese decadencial supramencionada.

Entretanto, não assiste razão às contestantes. O registro n.º 823.163.733 em questão, para a marca nominativa EXCELLER, foi depositado em 28/11/2000, e concedido, de fato, em 11/03/2008. No entanto, ultrapassados apenas 10 (dez) meses daquela concessão, contra ele foi instaurado processo administrativo de nulidade (PAN) em 20/01/2009, pela empresa ré “EXCELÊNCIA EM SAÚDE”, ao qual foi negado provimento somente em 01/11/2011 (RPI 2130), ocasião em que o INPI decidiu que seria mantida a concessão daquele registro.

Diferentemente do alegado pela parte ré, entendo que o direito versado na hipótese em questão é de natureza subjetiva, e não potestativa. Isso porque não há qualquer ação por parte daquele que se sente lesado a concorrer para a realização do ato a ser impugnado. Pode-se dizer que o INPI, ao conceder um registro de marca ou uma carta patente, retira do domínio público aquele termo, expressão ou técnica específicos, para que os mesmos se tornem de titularidade exclusiva de outrem.

Repita-se, não havendo qualquer participação da outra parte neste ato.

Neste sentido, os direitos subjetivos, também chamados de direitos a uma prestação, pressupõem um dever jurídico consistente em determinada prestação por parte do lado passivo da relação. Diferentemente do direito potestativo, o direito subjetivo não é exercitado mediante simples declaração de vontade; ao contrário, ele demanda uma contraprestação da outra parte que, se não for cumprida, ensejará a propositura de ação judicial com o fito de que seja satisfeita a pretensão ao direito pretensamente violado, como é a hipótese dos presentes autos.

Acresça-se ser da tradição de nosso ordenamento jurídico que os prazos atinentes à Administração Pública tenham natureza prescricional, a teor do regime adotado pelo Decreto n.º 20.910/32. O Decreto estipula que qualquer direito ou ação contra a Fazenda prescreve, adotando paradigma compartilhado pelo legislador na redação do art.174 da Lei n.º 9.279/96. Ao fazer isso, o legislador criou a possibilidade de garantir ao cidadão um prazo para apresentar administrativamente suas pretensões perante o Estado, garantindo a possibilidade de interrupção do prazo. O art.9º do Decreto n.º 20.910/32, interpretado à luz da Súmula nº 383 do STF, outorga garantia ao cidadão de controle judicial das decisões que venham a ser proferidas como resposta administrativa a alegações de nulidade de atos administrativos.

Não se desconhece a existência de tratamento legislativo diverso. A Lei n.º 10.839/2004, por exemplo, criou prazo decadencial para o cidadão buscar a anulação ou revisão de atos administrativos do INSS de concessão de benefícios previdenciários no Regime Geral de Previdência Social (art.103 da Lei n.º 8.213/1991). Esse tratamento, todavia, é excepcional, e vem sendo tratado desse modo pela jurisprudência do e. STJ, sendo exemplar disso o julgamento da Pet n.º 9156, em que a Corte fez observar que a criação de prazo decadencial em uma hipótese específica não tem o condão de afastar o regime
geral estabelecido pelo Decreto n.º 20.910/1932.

De toda sorte, mesmo utilizando-se de conceitos importados do Direito Privado, o que se tem é que, por trás do art.174 da Lei n.º 9.279/96 existe um direito à livre iniciativa e à livre concorrência mediante o reconhecimento de que determinado conhecimento ou expressão pertencem ao domínio público. Cuida-se do direito titularizado por todos os particulares em atuação em segmento de mercado determinado. Esse direito é violável por ato do INPI que indevidamente estabeleça o monopólio daquele conhecimento ou expressão, atribuindo-o irregularmente a um terceiro. Pressupõe-se que, pela publicação, todos na sociedade têm ou tiveram a oportunidade de conhecer os atos exarados pelo INPI. Caso o particular lesado decida garantir a possibilidade de exercer sem constrangimentos a atividade econômica afetada, dependerá do ajuizamento de uma ação em face do INPI e do beneficiado, ao fim da qual será necessário que o INPI atue de uma determinada maneira (publicando a retirada daquele ato do mundo jurídico). Tem-se aqui, desse modo, um direito subjetivo violado, que gera uma pretensão. A pretensão surge desde o momento em que o conhecimento ou expressão é subtraído do domínio comum pela autarquia federal, e alocado no domínio particular do titular da patente ou da marca.

Diante de tudo que foi exposto, em se tratando, a meu ver, de direito subjetivo, entendo que o prazo para que a parte que se vir lesada em face de um ato administrativo exarado pelo INPI possa se insurgir contra o mesmo possui natureza prescricional, e não decadencial.

Por conseguinte, tendo em vista que a instauração de procedimento administrativo de nulidade acarretou na interrupção do prazo prescricional, rejeito, no presente caso, a alegação das empresas rés atinente ao decurso do prazo para exercício do direito de ação.

Deve ser consignado, ainda, que sob a égide do Código Civil de 1916, o prazo prescricional para ações em que se pretendia a abstenção de uso de marca ou de nome empresarial era o prazo das ações reais – 10 anos entre presentes e 15 anos entre ausentes. Segundo o novo Código Civil de 2002, tal prazo passou a ser de 10 anos, nos termos do art.205. Para os prazos que estivessem em curso na data da edição do novo Código, foi determinado, em seu art.2.028, que seriam considerados os prazos da lei anterior, quando tivessem sido reduzidos pela nova lei e desde que já houvesse transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No caso dos autos, ao marco inicial para a contagem do prazo prescricional para o pedido de registro nº 823.163.733, contra o qual foi deflagrado procedimento administrativo de nulidade, não seria aplicável a norma supradescrita, pois o PAN em questão foi oferecido em 11/03/2008, ou seja, ultrapassados apenas dez meses da data da concessão (28/11/2000) daquele registro. Desta forma, in casu, o termo inicial deverá ser a data em que se deu a decisão final do INPI acerca da manutenção do registro, qual seja, 01/11/2011.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassado o prazo recursal da presente decisão, venham me os autos conclusos para sentença.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2015.
MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juiz(a) Federal” (g.n.)

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de discutir a questão, inclinando-se pela natureza prescricional das ações de nulidade de marca, como mostra o Recurso Especial n° 899.839-RJ, de relatoria do Ministro Massami Uyeda, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – SISTEMA ATRIBUTIVO – ADOÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA – CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES – POSSIBILIDADE – VALIDADE DE PEDIDO ANTERIOR EM TRÂMITE ADMINISTRATIVO – PRIORIDADE DE EXAME – RECURSO IMPROVIDO.

I – A argüição de ocorrência de prescrição não merece prosperar, porquanto a demanda foi ajuizada dentro do prazo qüinqüenal previsto no art. 174 da Lei de Propriedade Industrial;
II – O sistema jurídico pátrio adota o sistema atributivo, segundo o qual, somente com o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Nacional é que se garante o direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular, a não ser que se trate de marca notoriamente conhecida;
III – A similitude entre as marcas em discussão, destinadas a prestação de serviços no mesmo segmento mercadológico, qual seja, consultoria e estudos na área específica da geologia, além de comercializarem produtos e derivados minerais, é capaz de gerar confusão nos consumidores acerca da procedência dos produtos e da prestação dos serviços, configurando a hipótese de colidência prevista como impeditiva de registro;
III – O registro de propriedade de marca adquire-se desde que observados os trâmites legais de validade. Ausência, in casu;
IV – A existência de pedido anterior de registro de marca justifica seu exame prioritário, sob pena de se conferir registro de marca igual ou semelhante a outro requerente ainda pendente de decisão o primeiro pedido;
VI – Recurso especial improvido.
(REsp nº 899.839 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relator Min. Massami
Uyeda. Julgado em 17/08/2010. DJe 01/10/2010) g.n.

Ainda, vale conferir os seguintes julgados do STJ, com relação a suspensividade de processo administrativo interposto perante a administração pública:

AgRg no REsp 964.524- SE e AgRg em REsp 159528-PA

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇAO. INTERRUPÇAO.
VIOLAÇAO DO ARTIGO 1.º DO DECRETO LEI N.º 20.910/32 NAO-CONFIGURADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que o pedido realizado na esfera administrativa tem o condão de suspender o prazo prescricional, de modo que inexiste prescrição qüinqüenal a ser declarada nos autos.
2. Agravo regimental improvido.
MINISTRA Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, data 15 de dezembro de 2009.

Ag. no AResp 159.528 – PA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração sobre o pleito.
2. No caso dos autos, o autor protocolou requerimento administrativo em 4.10.2001, requerendo o pagamento do benefício estabelecido no art. 135 da Lei 5.810/94. Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o Estado não apresentou qualquer documento comprovando a existência de decisão sobre o pedido administrativo, o que garante a suspensão do prazo prescricional até o ajuizamento da ação.
3. O Tribunal de Justiça reconheceu ao autor o pagamento da referida gratificação ao fundamento de que a Leis Estaduais 5.742/93 e 5.810/94 garante o pagamento da referida gratificação aos ocupantes de cargos de Assessoramento, não havendo óbice para o pagamento concomitante desta gratificação juntamente com a Gratificação de Escolaridade.
4. Conforme se extrai da leitura do voto condutor do julgado, a controvérsia foi dirimida não só a partir de premissas fático-probatórias do caso concreto, mas também da legislação local, sendo inviável a discussão da alegada ocorrência de bis in idem sustentada pelo Estado, na via eleita, ante o óbice contido nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, esta última aplicável por analogia.
5. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento, no julgamento do REsp. 1.155.125/MG, representativo de controvérsia, de que nas lides em que for sucumbente a Fazenda Pública, o Juiz, mediante apreciação equitativa e atendendo às normas estabelecidas nas alíneas do art. 20, § 3o. do CPC, poderá fixar os honorários…(g.n.)

Por fim, referimo-nos à ação judicial que por maioria (3 votos a 2) decidiu que o prazo do art. 174 da LPI é decadencial e o processo administrativo de nulidade não teria o condão de suspender dito prazo.

O voto condutor (vencedor), da lavra do Desembargador Federal Messod Azulay Neto estabeleceu que se trata de prazo decadencial, por ser a ação de nulidade um direito potestativo e não subjetivo da parte.

Entretanto, os Desembargadores Federais André Fontes e Simone Schreiber, entenderam que trata de prazo prescricional, de natureza subjetiva, e não decadencial, potestativa, pontuando que o ato que se ataca não é o ato da concessão da marca puro e simples, mas o ato do INPI que decidiu o processo administrativo de nulidade e este, sim, ainda estava no prazo quinquenal para sua competente impugnação. Vejamos o voto do Des. André Fontes, acompanhado pela Des. Simone Schreiber:

V O T O

I – Não se deve admitir a ocorrência da decadência do direito de anular registro de marca se, em sede administrativa, o terceiro interessado oferece tempestivamente a sua impugnação, por meio de recurso, afastando a ideia de inércia do titular de eventual direito subjetivo.
II – É admitida a cumulação objetiva entre os pedidos de anulação de ato administrativo que manteve a proteção marcária e a abstenção de uso, cuja competência para o respectivo processo é da Justiça Federal, a teor do disposto no art. 109, I do texto constitucional.
III – Não são passíveis de proteção exclusiva, no aspecto nominativo, termos ou expressões de uso comum ou vulgar ou que refiram-se a localidade geográfica, já que desprovidos da suficiente distinção.
IV – Demonstrada a suficiente distinguibilidade do conjunto marcário do registro mantido pelo ato administrativo exarado após o julgamento de recurso administrativo, a improcedência do pleito de anulação é medida que se impõe.

Extrai-se da r. decisão impugnada que a tese sustentada, relativa à ocorrência da prescrição
(rectius: decadência) da pretendida anulação em sede judicial, parte do premissa de que o ato atacado é, em última análise, o ato que concedeu o registro, publicado na Revista da Propriedade Industrial – RPI 1895, datada de 02.07.2007. Pelo que, ajuizada a presente ação em 21.07.2014, em muito já ultrapassado o prazo extintivo do art. 174 da Lei 9.279-96.

Entretanto não se pode olvidar que a ora apelante, parte interessada na invalidação do registro, atuou no âmbito administrativo e recorreu, tempestivamente, do ato que concedeu o privilégio; intentando, agora, invalidar o ato administrativo exarado após o julgamento do recurso administrativo e que manteve a proteção, datado de 27.08.2013. Contexto em que não se afigura correto considerar a data de publicação do primeiro ato administrativo para fins de prescrição, notadamente porque o exame de sua legalidade, e não a mera presunção, foi objeto de impugnação administrativa, donde não se pode supor a inércia de terceiro eventualmente lesado pela proteção marcária concedida, esse o fundamento primário das situações de extinção, pelo decurso do tempo, de direitos subjetivos.

Demais disso, está expressamente apontado na petição inicial que o ato administrativo impugnado é o proferido após o julgamento do recurso administrativo, e não o ato de concessão do registro marcário, induvidosamente não atingido pelo prazo extintivo do já mencionado art. 174 da Lei 9.279-96, razão por que, com fundamento no art. 515, § 3º do Código de Processo Civil, passo à apreciação dos demais temas.

De todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA AFASTAR A
PRESCRIÇÃO (RECTIUS: DECADÊNCIA) PRONUNCIADA NA SENTENÇA E, COM ESTEIO NO ART. 515, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APRECIANDO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. MANTIDA A VERBA SUCUMBENCIAL NOS TERMOS EM QUE FIXADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

É como voto.

Como se viu das decisões acima, muito chão temos ainda a percorrer para pacificar o entendimento jurisprudencial em relação ao prazo de nulidade de marca previsto no art. 174 da LPI, se se trata de prazo decadencial ou mesmo, como na dicção da lei, prescricional.

6. Imprescritilidade das ações de nulidade.

Podemos observar que no ordenamento jurídico brasileiro, há raros casos nos quais o legislador não definiu prazo para a ação de anulação ou nulidade de ato jurídico.

Segundo a definição clássica, há uma profunda diferença entre a anulabilidade e nulidade de ato jurídico, pois na primeira hipótese, os efeitos cessam somente após a sua decretação, ao passo que na segunda hipótese, o ato nulo jamais se convalidaria, tendo efeitos ex tunc , retroativos, ou seja, nunca espraiou efeitos – aquilo que é nulo não se convalesce jamais.

Assim, poder-se-ia considerar a imprescritibilidade da ação de nulidade de marca, por considerar que derivou de um ato administrativo nulo de pleno direito.

Malgrado, privilegiando o princípio da segurança jurídica, não é o que se observa da hodierna doutrina e jurisprudência, abrindo-se uma exceção para as marcas notoriamente conhecidas e obtidas de má-fé à luz do artigo 6° bis (3) da CUP .

Ainda, na seara da propriedade industrial, a legislação de regência vincula prazo largo, mas não imprescritível, para a ação de nulidade de patente ou desenho industrial.

Não obstante, para que seja possível utilizar-se da imprescritibilidade da ação de nulidade, há que ser preenchidos alguns requisitos postos justamente no art. 6° bis (3), quais sejam: se tratar de marca notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, no país no qual se pede a proteção; ser comprovado a má-fé do agente e, a ilicitude do registro.

Como se poderá observar do julgado abaixo citado , caso falte um desses requisitos, não será decretada a nulidade da marca registrada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PEDIDO DE NULIDADE DE REGISTRO COM BASE NA MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NOTORIEDADE DA MARCA AO TEMPO DO REGISTRO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A Lei n. 9279/96 (art. 174) estabelece a prescrição quinquenal para a pretensão de nulidade do registro, tendo a Convenção da União de Paris de 1883 – CUP (art. 6 bis, 3) excepcionado a regra ao determinar que não haverá prazo para se anular as marcas registradas com má-fé. 2. As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 136) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal. 3. Assim, por gozarem de prestígio perante seu mercado atuante e do público em geral, o reconhecimento da marca como notoriamente conhecida ou de alto renome, por si só, atrai presunção relativa de má-fé (rectius uso indevido) por parte do terceiro registrador, cabendo prova em sentido contrário. 4. Tratando-se de marca notória, em razão do amparo protetivo diferenciado da norma – para fins de imprescritibilidade da ação anulatória -, basta ao requerente a demonstração de que a marca reivindicada era notoriamente conhecida, ao tempo do registro indevido, para obter, em seu favor, a inversão do ônus da prova da má-fé em face do requerido, anterior registrador e, como reverso, a boa-fé do reivindicante. 5. Na hipótese, verifica-se que a recorrente não impugna o fundamento crucial que deu substrato à sentença e ao acórdão – inexistência de prova da notoriedade da marca no Brasil ao tempo do registro -, pois, repita-se, limitou-se a discutir a presunção de má-fé da recorrida, o que atrai a incidência da Súm. 283 do STF. Ademais, chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem, com relação à existência de provas que poderiam reconhecer a notoriedade da marca nos idos de 1975, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm. 7 do STJ. 6. Recurso especial não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Dr(a). LUIS EDUARDO SETTI CAUDURO PADIN, pela parte RECORRENTE: RYDER SYSTEM INC Brasília (DF), 25 de abril de 2017(Data do Julgamento) MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator

7. Conclusão

A despeito da clareza da dicção do artigo 174 da Lei da Propriedade Industrial, recente julgado conferiu como decadencial o prazo para as ações de nulidade de registro de marca, assim como o prazo para impugnar judicialmente atos administrativos proferidos pelo INPI, como por exemplo, indeferimento de marca, patente ou desenho industrial, cujos prazos decadenciais serão contados da publicação na Revista da Propriedade Industrial, não se interrompendo ou suspendendo por recurso administrativo.

Todavia, há que se privilegiar o fato de que os atos administrativos, impugnados tempestivamente, suspendem, até decisão final pelo INPI, o prazo quinquenal para nulificar referida decisão na esfera judicial.

Isso porque, não há como ignorar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5°, XXXV da CF.

São dois fatos jurídicos distintos: a concessão do registro e a decisão do processo administrativo de nulidade que manteve a concessão do registro.

Assim, cada qual terá o seu prazo quinquenal assegurado para obter, na Justiça Federal, o controle de sua legalidade.

A imprescritibilidade das ações de nulidade de marca, por ser matéria excepcional, somente poderá ser lograda quando forem preenchidos todos os requisitos previstos na norma convencional (art. 6° bis (3) da CUP).

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